Противодействие параллельному импорту.

31.01.2012

Журнал "Корпоративный юрист", январь 2012

Параллельный импорт как экономическое явление получил сегодня широкое распространение и активно обсуждается как бизнес-сообществом, так и государственными ведомствами. Рассмотрим понятие параллельного импорта, способы его осуществления, законодательное определение ответственности за параллельный импорт, а также перспективы судебной защиты прав правообладателя.

Параллельным импортом называют ввоз оригинальных товаров (маркированных с разрешения правообладателя его товарным знаком) на территорию другой страны без согласия последнего. Такой ввоз осуществляется обычно не официальными дистрибьюторами, а иными компаниями. Иными словами, это подлинные товары, импортируемые по другим, параллельным официальной дистрибуции, каналам.

Данное явление создает немало проблем как для правообладателя, так и для потребителя. У правообладателя возникают трудности с осуществлением маркетинга, поскольку параллельные импортеры и дилеры, не инвестируя в продвижение продукции, «паразитируют» на известности бренда и насыщают часть рынка параллельными товарами. Официальные дистрибьюторы напротив, вкладывая значительные средства в бренд и клиентский сервис, оказываются в менее выгодном положении. В этом плане параллельный импорт можно рассматривать как недобросовестную конкуренцию.

Неофициальные дилеры, обслуживающие параллельный импорт, могут вовсе не заботиться о клиентском сервисе и качестве товара, нанося тем самым ущерб потребителю, а также репутации правообладателя. Это особенно актуально для высокотехнологичных изделий, медицинской продукции и многих других категорий товаров.

Таковы лишь некоторые негативные стороны параллельного импорта.

Параллельный импорт как нарушение исключительных прав

Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ, использование чужого товарного знака в любой форме (будь то производство, ввоз или продажа товаров с этим товарным знаком) без согласия его владельца является незаконным. Защищая правообладателя, законодатель в то же время ограничивает его исключительные права, определяя случаи, при которых согласия владельца на использование соответствующего товарного знака получать не нужно (так называемый принцип исчерпания прав). Принцип исчерпания исключительного права, устанавливаемый в конкретной стране, определяет, с какого момента оборот товара с нанесенным на него товарным знаком осуществляется на ее территории вне контроля правообладателя.

Отметим, что в мировой практике используются два основных принципа исчерпания исключительных прав:

• национальный;
• международный.

В первом случае исключительные права правообладателя на товарный знак признаются исчерпанными только при введении товара в оборот внутри данного государства. Этот принцип действует во многих странах мира, в т. ч. в России.

Во втором случае права на товарный знак исчерпываются при первом введении товара в гражданский оборот на территории любого государства, что способствует активизации параллельного импорта. Учитывая негативные стороны этого явления, международный принцип используется реже.

Национальный, международный и региональный принципы исчерпания прав в законодательстве стран Таможенного союза

В российском законодательстве закреплен национальный принцип исчерпания прав, который ранее регламентировался Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», а теперь частью четвертой ГК РФ (ст. 1487 и др.).

Вместе с тем, в отдельных судебных спорах параллельные импортеры неоднократно пытались оспорить национальный принцип. Однако ВАС РФ при рассмотрении подобных дел не согласился с их позицией и подтвердил, что российским законодательством установлен национальный принцип исчерпания права и параллельный импортер, который ввез в Российскую Федерацию товар без согласия правообладателя на использование товарного знака, является нарушителем исключительных прав последнего независимо от того, что импортер сам не наносил соответствующий товарный знак на товар (например, дело «Heineken» против ООО «ЭлитВода Ру» (1),  дело «EVIAN» против ООО «Монолит Инвест» (2)).

Характеризуя ситуацию внутри Таможенного союза, можно отметить следующее. В Белоруссии, также как и в России, действует национальный принцип исчерпания прав (ч. 5 ст. 20 Закона РБ от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания»), и параллельный импорт рассматривается здесь как нарушение прав правообладателя. В Казахстане принцип исчерпания прав в законе не определен, но на практике государство придерживается международного принципа и параллельный импорт не рассматривается здесь в качестве нарушения.

Для того, чтобы обеспечить единство экономического пространства, региональные экономические объединения государств, как правило, применяют региональный принцип исчерпания прав. В этом случае права на товарный знак, размещенный на товаре, исчерпываются при его введении в гражданский оборот на территории стран, входящих в соответствующий экономический союз. Примером такого подхода может служить Евросоюз.

Вполне логично, что входящие в Таможенный союз Россия, Белоруссия и Казахстан при переходе на новый этап интеграции – к Единому экономическому пространству (далее – ЕЭП) выбрали именно региональный принцип и закрепили его в Соглашении от 9 декабря 2010 г. «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» (ст. 13 указанного Соглашения). Это означает, что параллельный импорт на территорию ЕЭП останется вне закона.

Меры ответственности, применяемые к параллельным импортерам в России и Белоруссии, различны. В России такая деятельность влечет исключительно гражданско-правовую ответственность, реализация которой достаточна сложна, затратна и занимает много времени. Так, компании «Heineken» потребовалось почти полтора года, чтобы получить судебное решение о взыскании компенсации. И это при том, что:

• решение до сих пор не вступило в законную силу (предстоит апелляционное разбирательство);
• размер компенсации снижен судьей с 200 тыс. до 30 тыс. руб. (3). 

Справедливости ради следует отметить, что некоторые судьи присуждают более значительные суммы. Так, в ноябре 2011 г. компания «Diageo», владеющая товарным знаком «Guiness», отсудила 1 млн. руб. у параллельного импортера (4) (правда, судебное решение по этому делу на момент подготовки статьи еще не вступило в законную силу).

В большинстве случаев компании-правообладатели предпочитают не обращаться в суд, и параллельные импортеры избегают ответственности, несмотря на очевидное нарушение ими законодательства о товарных знаках.

Белоруссия придерживается более жесткой позиции по отношению к параллельному импорту и позволяет дополнительно наказывать параллельных импортеров в административном порядке.

В Казахстане параллельный импорт не преследуется по закону, поскольку, как уже указывалось, страна придерживается пока международного принципа исчерпания прав. Однако с 1 января 2012 г. Казахстан будет обязан выполнить свои международные обязательства в рамках ЕЭП и ввести региональный принцип. После этого появятся юридические основания для применения к параллельным импортерам на территории Казахстана мер гражданской (и может быть и административной) ответственности.

Способы осуществления параллельного импорта

Не только сам по себе параллельный импорт является незаконной деятельностью. Зачастую вразрез с требованиями закона идут и способы его осуществления.

Параллельный импорт обычно осуществляется не путем прямых поставок, а посредством деятельности нескольких, образующих цепь, компаний (в т. ч. «фирм-однодневок»). Таможенная стоимость и размер таможенных платежей поставляемой таким образом продукции обычно занижается. Уклонение от уплаты таможенных платежей может происходить и путем присвоения ввозимому товару кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) с более низкой ставкой таможенной пошлины. Это, естественно, отражается и на продажной цене параллельных товаров либо (что случается гораздо чаще) – на прибыли параллельных импортеров.

Именно поэтому параллельный импорт часто именуют «серым», имея при этом в виду, прежде всего, незаконность способов ввоза соответствующих товаров.

Кроме того, параллельные импортеры нередко используют подложные сертификационные документы (декларации (сертификаты) соответствия, свидетельства о государственной регистрации продукции и др.). Известно, что многие производители выпускают для разных стран (регионов) продукцию различной модификации, учитывающей местную специфику и законодательные требования, как то – русифицированный интерфейс, этикетки и инструкции на русском языке, адаптация под местные технические стандарты и т. д.

Параллельные товары, приобретенные в других странах, не адаптированы к российскому рынку и не учитывают требования потребительского законодательства РФ, соответствующих технических регламентов и не сертифицированы для отечественного рынка.

Однако нередко параллельные товары ввозятся и оформляются на таможне как сертифицированная для российского рынка продукция с предоставлением сертификационных документов, которые не имеют к ним никакого отношения.

Действия правообладателя при получении информации об осуществлении параллельного импорта

Прежде всего, правообладателю необходимо внести сведения о своих товарных знаках, а также официальных импортерах и дистрибьюторах в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС), которые следует периодически обновлять.

ТРОИС – это весьма важный инструмент защиты интересов правообладателей. После его закрепления на законодательном уровне в 2003 г. таможенники получили возможность выявлять импортеров-нарушителей, приостанавливать выпуск товара на срок до 20 рабочих дней, задерживать его и информировать правообладателей о случаях нарушения их прав как при ввозе поддельных товаров, так и при параллельном импорте.

В случае занижения параллельным (т. е. уже «серым») импортером стоимости импортируемых товаров правообладатель вправе обратить на это внимание таможенных органов. При этом желательно отметить ценовой диапазон, в пределах которого находится цена товара с учетом сложившейся рыночной ситуации. Подобная информация поможет таможенным органам выявить недобросовестных параллельных импортеров и позволит увеличить ввозную таможенную стоимость параллельных товаров до уровня рыночных цен. В результате параллельный импортер будет вынужден выплатить ту сумму таможенных платежей, которую вносят добросовестные компании-импортеры. Аналогичным образом можно поступать и при выявлении фактов недостоверной классификации параллельных товаров по ТН ВЭД с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

Обозначенные способы нарушения таможенных правил, практикуемые недобросовестными параллельными импортерами, квалифицируются российским законодательством как административные правонарушения, а в некоторых случаях и как уголовное преступление, что влечет ответственность, предусмотренную соответствующими статьями КоАП РФ (ч. 2 ст. 16.2) и УК РФ (ст. 180, 194).

Административная ответственность также наступает за таможенное оформление параллельных товаров по подложным сертификационным документам с последующим назначением штрафа и (или) конфискацией товаров (ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ).

Судебная защита правообладателя

Несмотря на обозначенные выше недостатки судебного разбирательства, главным средством защиты правообладателя остается суд. Гражданско-правовая защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (п. 1 ст. 1252 ГК РФ). При незаконном использовании товарного знака правообладатель также вправе по своему выбору требовать от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации (в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.).

В постановлении Пленума ВС РФ № 5, ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29) указано на то, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения и правообладатель освобождается от бремени доказывания размера понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд самостоятельно определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Судебная практика в отношении параллельного импорта постепенно накапливается. Один из первых прецедентов создала немецкая компания «Uvex», которая как правообладатель обратилась в 2009 г. в суд с иском к российскому импортеру, который ввозил ее товар на территорию Российской Федерации без согласия на использование товарного знака. Компания «Uvex» требовала запретить ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком «Uvex», а также взыскать с него компенсацию в размере 100 тыс. руб. Совершенно правильно компания «Uvex» не требовала изъятия товара либо его уничтожения. Вопрос о контрафактности товара не стоял, поскольку он был оригинальным. ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 12 февраля 2010 г. по делу № А56-20519/2009 удовлетворил требования правообладателя. При этом суд указал, что п. 2. ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность. И такую ответственность за совершение гражданско-правового деликта суд установил, запретив параллельному импортеру осуществлять ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, а также продажу параллельных товаров и взыскав с него компенсацию в пользу правообладателя в размере 100 тыс. руб.

Однако без преувеличения главным прецедентом в российской судебной практике следует считать дело № А40-60322/10-12-360 по иску компании «Heineken Ceska republika» к параллельному импортеру. Указанный судебный спор интересен тем, что дошел до ВАС РФ, а также тем, что суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону параллельного импортера, проигнорировав упомянутые выше нормы ГК РФ, защищающие правообладателя от подобных посягательств на интеллектуальную собственность. ВАС РФ и ФАС Московского округа напротив поддержали правообладателя, обратив внимание нижестоящих судов на следующее:

• ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком, а также хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажа такого товара являются самостоятельными способами использования этого товарного знака;
• общество, осуществившее ввоз на территорию РФ спорного товара без согласия правообладателя на использование товарного знака этим способом, независимо от того, что оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, является нарушителем исключительных прав истца на данный товарный знак.

Перспективы установления судебного запрета на введение в оборот параллельных товаров

В большинстве случаев правообладателям удается убедить суд в необходимости запретить параллельному импортеру вводить товар в гражданский оборот на территории РФ, основываясь на положениях п. 1 ст. 1252 ГК РФ. Такие судебные запреты были установлены, например, по искам компаний-правообладателей «Uvex»(5),  «Heineken» (6),  «Nestle» (7),  «Matsushita» (8),  «Huntleigh Technology» (9) и др.

Но между установленными судебными запретами существует важное различие – одни действуют только в отношении уже ввезенных товаров по конкретной таможенной декларации (например, дело «Nestle» против ООО «ЭлитВода Ру»), другие применимы и к будущим поставкам товаров без согласия правообладателя (например, дело «Matsushita» против ООО «Тритон»).

Размеры компенсаций

Последняя судебная практика по параллельному импорту свидетельствует о тенденции увеличения сумм компенсации и возмещений, присуждаемых в пользу правообладателей. Как уже упоминалось, 2 ноября 2011 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о взыскании компенсации в размере 1 млн. руб. в пользу компании «Diageo» (товарный знак «Guiness»). Аналогичную сумму 6 октября 2011 г. присудил компании «Huntleigh Technology» ФАС Уральского округа. Это самые значительные суммы, которые осмелились взыскать судебные органы при рассмотрении споров правообладателей с параллельными импортерами.

При этом при рассмотрении вопроса о размере компенсации работает правило, согласно которому суд вправе ее уменьшить, но никак не увеличить по сравнению с суммой, заявленной истцом. Как уже упоминалось, такое правило установлено Постановлением № 5/29 (п. 43.3).

Как отмечено в указанном Постановлении, при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных им нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки последнего, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ссылаясь на обозначенные критерии, суды в большинстве случаев присуждают в пользу правообладателей более скромные суммы, которые в некоторых случаях даже не компенсируют судебные расходы (в среднем от 10 тыс. до 100 тыс. руб.).

Несмотря на это, есть все основания утверждать, что российское законодательство и правовые акты ЕЭП считают параллельный импорт нарушением закона и предоставляют правообладателям правовые механизмы для борьбы с данным явлением. Их разумное и эффективное применение позволяет минимизировать негативные последствия параллельного импорта.

_____________________________________________

(1) См. Определение ВАС РФ от 10.05.2011 № ВАС-5318/11 по делу № А40-60322/10-12-360.
(2) См. Определение ВАС РФ от 05.08.2010 № ВАС-10102/10 по делу № А41-39651/09.
(3) См. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2011 по делу № А40-60322/10-12-360. Иск был подан 26 мая 2010 г.
(4) См. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2011 по делу № А40-78553/2011.
(5) Дело № А56-20519/2009.
(6)Дело № А40-60322/10-12-360.
(7) Дело № А40-492/2011.
(8) Дело № А60-41915/2009.
(9) Дело № А60-57123/2009.

Контакты

По всем вопросам, связанным с публикациями, новостями и пресс-релизами, пожалуйста, обращайтесь:

Ксения Соболева

Руководитель направления по PR и коммуникациям

подписка

Получайте новости об изменениях в законодательстве с экспертными комментариями наших юристов и обзоры актуальных юридических вопросов в соответствии с теми областями права, которые представляют для вас интерес.