Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: судебная практика.

01.09.2009

Ирина Чубукова, юрист юридической фирмы Goltsblat BLP.
Виктор Лощилин, младший юрист юридической фирмы Goltsblat BLP.

Авторы статьи приходят к выводу о том, что новые законодательные нормы предоставляют дополнительные основания правообладателям фирменных наименований отстаивать в суде свои законные права и интересы, что служит, прежде всего, эффективным механизмом борьбы с недобросовестными конкурентами.

Фирменное наименование – имя компании, которое позволяет потребителю и контрагентам выделить ее из сотен тысяч таких же. Равно как и товарный знак, оно может обладать высокой различительной способностью, иметь определенную репутацию на рынке, а соответственно, индивидуализировать компанию, его носящую.

Право на фирменное наименование как средство индивидуализации в России существует и законодательно охраняется достаточно давно. Так, действовавшее до вступления в силу 4 части ГК РФ Положение о фирме 1927 г. устанавливало, что всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения.

Право на фирму, как было указано в названном Положении, возникало с момента, когда фактически началось пользование ею. При этом под пользованием фирмой данный документ понимал, в частности, использование фирменного наименования.

Нормы части первой ГК РФ в противовес Положению о фирме установили, что право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица. По такому же пути шла и судебная практика. Вместе с тем, в связи с нечетким законодательным регулированием право на существование имели оба названных подхода.

Недостаточная однозначность имела место при определении соотношения прав на фирменные наименования не только между собой, но также и с правами на другие средства индивидуализации.

4 часть ГК РФ несколько упростила и уточнила разрешение этого вопроса. Прежде всего, стоит отметить, что Положение о фирме 1927 г. прекратило свое действие. Это исключает противоречие относительно даты возникновения права на фирменное наименование . Оно, очевидно, возникает в связи с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ. При этом для фирменного наименования никакой дополнительной регистрации не требуется.

Говоря о соотношении прав на фирменное наименование с правами на иные средства индивидуализации, нужно обратить внимание на следующее. Помимо правила о невозможности использования чужого фирменного наименования, которое, по сути, было заимствовано из Положения о фирме , 4 часть ГК РФ дополнена рядом норм о соотношении фирменных наименований и товарных знаков. Ранее данный вопрос ни в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ни в иных нормативных актах решен не был.

Следует отметить, что в силу нормы п. 8 ст.1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или его отдельным элементом в том случае, если они заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров или услуг, для которых фирменное наименование уже используется.

Как показывает практика, должностные лица Роспатента при проведении экспертизы заявки на товарный знак до вступления в силу 4 части ГК РФ не обращались к базам данных налоговых органов, так как это не было вменено им в обязанность: Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания  не была предусмотрена обязанность экспертов проводить экспертизу на сходство заявленного обозначения с фирменными наименованиями зарегистрированных в РФ юридических лиц. Она не предусмотрена и сейчас, и поэтому эксперты делают это достаточно неохотно и редко, несмотря на вступление новых норм в силу и общедоступный характер сведений о фирменных наименованиях.
Однако даже если бы такая экспертиза проводилась, Роспатент в любом случае не смог бы проверить, используются ли противопоставленные фирменные наименования в отношении товаров, однородных тем, для которых испрашивается охрана товарного знака. В этой связи полагаем, что такая обязанность не будет предусмотрена и в Административном регламенте, который в ближайшее время должен заменить вышеуказанные Правила. Таким образом, непосредственно в момент регистрации товарного знака данная норма работает достаточно слабо.

Практически аналогичная ситуация складывается у налоговых органов при регистрации фирменных наименований. Для проверки сходства последних с зарегистрированными товарными знаками у них нет ни правовых оснований, ни полномочий. Это вполне объяснимо, так как в противном случае может быть поставлена под угрозу работа всей системы регистрации юридических лиц.
Таким образом, в обоих случаях ответственность за потенциальное нарушение исключительных прав третьих лиц законодательно возлагается преимущественно на заявителя. Как следствие, для минимизации рисков необходимо тщательно выверять то обозначение, которое планируется использовать как товарный знак или как фирменное наименование, дабы не были нарушены права третьих лиц.

С принятием 4 части ГК РФ в законодательстве также появилась новелла, призванная урегулировать соотношение прав на фирменное наименование и на товарный знак. Так, п. 6 ст.1252 ГК РФ закрепил, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Данное законодательное решение представляется логичным, если принимать во внимание то, что и фирменное наименование, и товарный знак выполняют общую функцию – индивидуализации, различения лиц и производимых ими товаров.

Таким образом, при столкновении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и фирменного наименования возникает возможность введения в заблуждение потребителей, которые не могут точно определить, от какого лица исходит товар или услуга. Исходя из этого, можно утверждать, что в конечном итоге функция названных средств индивидуализации одна и та же: корректное донесение информации до потребителей.

Закон предусматривает принцип независимой охраны товарного знака и фирменного наименования для случая, когда они принадлежат одному и тому же правообладателю. На наш взгляд, этот же принцип действует и тогда, когда даные обозначения принадлежат разным правообладателям, поскольку каждый из них приобретает свое средство индивидуализации независимо от другого и, возможно, даже не зная о его существовании в силу вышеупомянутой практики регистрирующих органов. Разумеется, речь идет о ситуации, когда в действиях правообладателей не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции.
Если два средства индивидуализации идентичны, а права на них были приобретены добросовестно, то они могут существовать независимо друг от друга. К примеру, Банк «Русский Стандарт» вряд ли кто-то из потребителей сможет перепутать с водкой одноименной марки, поэтому они совершенно самостоятельно существуют на российском рынке, не нанося никакого вреда друг другу. Но такая ситуация возможна только до тех пор, пока не произойдет их столкновения в отношении однородных товаров или услуг и не возникнет вероятность смешения. В этом случае отсутствуют какие-либо критерии разрешения данной коллизии, кроме даты приоритета каждого обозначения.

Соответственно, достаточно распространенной остается ситуация, когда то или иное обозначение уже зарегистрировано и как товарный знак, и как фирменное наименование, но разными лицами. Причем она могла возникнуть как  до вступления в силу части четвертой ГК РФ, так и после. А поскольку правообладатели, как правило, не могут или не желают урегулировать конфликт путем переговоров, начинается судебное разбирательство.

Однако, имея зарегистрированный товарный знак и/или фирменное наименование, не стоит спешить запрещать всем юридическим лицам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ с тождественными или сходными наименованиями, его использовать. Помимо тождества или сходства индивидуализирующих обозначений требуется также первенство в приобретении права и факт смешения.

К примеру, в иске ЗАО «АКФ "МББ-Аудит"», являющегося правообладателем товарного знака «МББ», против ЗАО «АКГ "МББ-Аудит"», ЗАО «МББ-Аудит», ЗАО АКЦ «МББ-Аудит» о нарушении права на товарный знак было отказано . В обоснование суд указал, что фирменные наименования ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКГ "МББ-Аудит"» были зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака, а в отношении ЗАО «АКЦ "МББ-Аудит"» истцом не были представлены доказательства использования данным ответчиком своего фирменного наименования в рекламе, на вывесках и введения своих услуг в гражданский оборот, в связи с чем, как правомерно отметил суд, нельзя утверждать о наличии смешения товарного знака.

В этой связи представляется важным обратиться к уже имеющейся судебной практике разрешения споров между обладателями прав на товарные знаки и фирменные наименования.

Судебная практика о соотношении прав на сходные фирменные наименования и товарные знаки.

Представляет интерес Постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 октября 2008 г. по делу № А56-51664/2006. В данном деле имел место спор между обладателем права на товарный знак «КИРОВЕЦ» и юридическим лицом с фирменным наименованием, полностью включающим его, – ООО «ТД “Кировец”». В результате рассмотрения дела суд выявил критерии, позволившие решить спор в пользу правообладателя товарного знака.

Во-первых, это степень сходства спорных обозначений. В данном случае речь идет о высокой степени сходства, наличие в фирменном наименовании других элементов («ООО» и «ТД») не играет существенной роли.

Во-вторых, это объем охраны каждого из обозначений. Для товарного знака объемом охраны является перечень товаров и услуг, объединенных в классы, в отношении которых он зарегистрирован. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, поэтому объем его охраны – это любая деятельность, которую фактически осуществляет его обладатель.

Наконец, следует определить, возникает ли опасность смешения деятельности двух лиц, т.е. существует ли вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Как правило, если присутствует высокая степень сходства и совпадает объем использования, можно однозначно утверждать, что такая опасность возникает.

Можно сказать, что в отношении столкновений фирменных наименований с товарными знаками, точно так же, как и в случае столкновения однотипных средств индивидуализации, применяется «правило треугольника», предложенное В. В. Старженецким . Согласно данному правилу, суды при решении спора о столкновении прав на средства индивидуализации должны устанавливать три группы критериев: различительную способность обозначения истца; степень сходства спорных обозначений; однородность товаров и/или услуг, в отношении которых они используются. Справедливо в рассматриваемом нами случае также и то, что «все указанные критерии находятся в тесной внутренней взаимосвязи, что отражается, например, в том, что слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого» . В частности, неполное совпадение круга товаров и услуг или недостаточно очевидное сходство обозначений может все равно считаться достаточным для установления факта нарушения, если различительная способность обозначения истца достаточно велика.

При установлении всех вышеописанных фактов спор следует решать в пользу того лица, которое обладает правами на средство индивидуализации с более ранней датой приоритета. Датой приоритета товарного знака признается дата подачи заявки на его регистрацию (если не установлен более ранний конвенционный или выставочный приоритет) .

Что же касается даты приоритета фирменного наименования, то в этом контексте невозможно обойти вниманием принятое 26 марта 2009 г. совместное постановление Пленумов Высшего Арбитражного и Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ». Так, п. 59 постановления подчеркивает, что приоритет определяется по дате регистрации фирменного наименования, а не по дате начала осуществления какого-либо вида деятельности. В этой части мнение высших судов подтверждает позицию, отраженную в Постановлении Федерального арбитражного суда в отношении товарного знака «Кировец».

Результатом вынесения решения в пользу обладателя права на товарный знак с более ранней датой приоритета является запрет на использование фирменного наименования в отношении определенного вида деятельности . По мнению судов, этот запрет должен выражаться в понуждении проигравшей стороны к изменению своего фирменного наименования и внесению соответствующих изменений в учредительные документы .

Что же касается обратной ситуации, когда «старшинство» принадлежит фирменному наименованию, то в таком случае возможно несколько вариантов.

Как правило, суд в своем решении не посягает на саму регистрацию товарного знака и не признает недействительным выданное свидетельство. Тем не менее, если решением суда будет установлено наличие фактов неправомерного использования  фирменного наименования, то это с высокой вероятностью станет основанием для оспаривания его регистрации в Палате по патентным спорам со ссылкой на пп.1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, а также на п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

Тем не менее, возможно и заявление требования об обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака непосредственно в суде. В этом случае необходимо привлекать Роспатент к участию в деле в качестве третьего лица, поскольку его интересы будут затронуты вынесенным решением. Это может привести к появлению в процессе дополнительного оппонента, так как Роспатент всегда будет защищать произведенную им регистрацию.

Судебная практика о соотношении прав на сходные между собой фирменные наименования.

Также представляется важным осветить вопрос о соотношении прав на фирменные наименования между собой. Закрепив, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица , закон, по существу, оставил за бортом все фирменные наименования, зарегистрированные в иностранном государстве, по сути лишив их правовой защиты, т.к. они не регистрируются в ЕГРЮЛ.

Эту неточность призвано устранить совместное Постановление ВАС РФ и ВС РФ, п. 61 которого, памятуя о нормах международных актов, отмечает, что в силу ст. 8 Парижской конвенции может быть осуществлена правовая охрана и фирменных наименований иностранных юридических лиц. Полагаем, что практика в будущем будет учитывать эту норму, а соответственно, защищать не только российских, но и иностранных юридических лиц, работающих на российском рынке.

В качестве примера разрешения спора о старшем праве на фирменное наименование в суде представляет интерес столкновение двух обществ с ограниченной ответственностью «Фабрика бизнеса» . Суд при решении вопроса о запрещении ответчику использовать фирменное наименование установил следующие факты: дату регистрации фирменных наименований и факт использования их для однородных видов деятельности.

Любопытно, что сходство видов деятельности сторон было основано исключительно на перечнях деятельности, указанных в учредительных документах, при этом они используются, по сути, как классы МКТУ у товарных знаков. Довод ответчика об отсутствии иных доказательств использования фирменного наименования в отношении того же вида деятельности, что и деятельность ответчика, не был принят судом во внимание.

Такая позиция представляется все же недостаточно корректной, поскольку ст. 1474 ГК РФ предусматривает именно «осуществление деятельности», а не фиксацию ее в уставных документах. Зачастую в них прописываются как реальные виды деятельности, так и те, которые потенциально могут осуществляться. Поэтому, полагаем, что в такого рода спорах, как и в споре о наименовании «МББ-Аудит», помимо прочего, должен учитываться критерий фактического использования нарушителем своего фирменного наименования для тех видов деятельности или товаров, для которых используется фирменное наименование истца.

Контакты

По всем вопросам, связанным с публикациями, новостями и пресс-релизами, пожалуйста, обращайтесь:

Ксения Соболева

Руководитель направления по PR и коммуникациям

подписка

Получайте новости об изменениях в законодательстве с экспертными комментариями наших юристов и обзоры актуальных юридических вопросов в соответствии с теми областями права, которые представляют для вас интерес.