Разъяснения по принципиальным вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности

23.04.2009

Информационное письмо № 25

Юридическая фирма «Гольцблат БЛП» сообщает, что принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление), которое разъясняет многие спорные либо неясные вопросы применения законодательства об интеллектуальной собственности, накопившиеся у судов и правообладателей с началом действия 1 января 2008 года указанной части ГК РФ. В Постановлении рассматриваются общие проблемы (включая соотношение с прежним законодательством), авторское право и смежные права, патентное право, право на секреты производства, право на фирменное наименование, право на товарный знак, право на коммерческое обозначение.

Вот некоторые важные позиции, изложенные в обширном Постановлении.

Споры об авторе результата интеллектуальной деятельности подведомственны судам общей юрисдикции. Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав, споров из договоров об отчуждении исключительного права и из лицензионных договоров определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с предпринимательской и иной экономической деятельностью (п. 1).

Подтверждена возможность внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. При таком внесении помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, которые в установленных ГК РФ случаях подлежат государственной регистрации (п. 11).

Договор, предусматривающий отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам использования либо сроку действия, может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным как не соответствующий закону (п. 13.1).

Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, момент перехода этого права определяется императивно — моментом государственной регистрации. Условия договора об ином моменте ничтожны (п. 13.3).

Лицензионный договор, который прямо не предусматривает его безвозмездность и при этом не содержит условия о размере вознаграждения или порядке его определения, считается незаключенным (п. 13.6).

Лицензионным договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что лицензиар не сохраняет право самому использовать предоставляемое лицензиату лицензионное право (п. 14).

Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, действует в интересах правообладателей. Независимо от того, выступает она в суде от их либо от своего имени, она действует в защиту не своих прав, а прав лиц, передавших ей право на управление их правами на коллективной основе (п. 21).

Материальный носитель, в котором выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, может быть признан контрафактным только судом (п. 25).

Использованием произведения считается в числе прочего его публичное исполнение, то есть представление в живом исполнении или с помощью технических средств, а также показ аудиовизуального произведения в месте, открытом для свободного посещения, или в месте присутствия значительного числа лиц не из обычного круга семьи. Лицом, осуществляющим публичное исполнение (в том числе «вживую»), является юридическое или физическое лицо, которое организует, берет на себя инициативу и ответственность за проведение такого мероприятия. Именно это лицо должно заключить договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе и выплачивать полагающееся вознаграждение (п. 32). По нашему мнению, из этого следует, что при несанкционированном публичном исполнении для сбора вознаграждения необходимо обращаться прежде всего к организатору, а не к каждому из исполнителей.

Сформирована позиция в отношении расчета компенсации за нарушение авторских, смежных прав и прав на товарные знаки. Хотя размер компенсации определяется судом, цена иска должна быть указана в твердой сумме. Компенсация взыскивается при доказанности факта нарушения, без обязанности доказывать размер убытков. Суд определяет размер компенсации исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. Право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации за нарушение, совершенное до заключения с третьим лицом лицензионного договора или договора на отчуждение исключительного права на произведение (товарный знак), к третьему лицу не переходит, но может быть передано по договору об уступке права (требования) (п. 43).

Не являются нарушением прав лица, имеющего патент, товарный знак, действия лиц по использованию изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, если патент, товарный знак впоследствии признаны недействительными (п. 54).

Специальной регистрации фирменного наименования, которое может быть только у коммерческих организаций, ГК РФ не предполагает. Исключительное право на фирменное наименование не может быть предметом залога. Споры о фирменных наименованиях подведомственны арбитражным судам. На наименования некоммерческих организаций не распространяются правовая охрана и запреты, установленные для фирменных наименований (пп. 12, 58).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия по регистрации товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62). Наличие в таких действиях злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции является также основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. В случае недобросовестной конкуренции возражение против правовой охраны вправе направить только заинтересованное лицо (то есть чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции), которое прилагает решение антимонопольного органа, признающее недобросовестной конкуренцией регистрацию товарного знака. По получении возражения и такого решения Роспатент признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Оспаривание данного решения Роспатента по мотивам отсутствия в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции может производиться только после отмены соответствующего решения антимонопольного органа судом. Однако признается возможность оспаривания обоих решений в одном судебном процессе (п. 63).

В рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании регистрации недействительной суд вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию товарного знака (п. 63).

Всем правообладателям следует учитывать изложенные и другие положения Постановления при осуществлении любых действий, связанных с приобретением, осуществлением, передачей и защитой прав на интеллектуальную собственность.

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста:

к Екатерине Тиллинг, Партнеру,
Интеллектуальная собственность,
«Гольцблат БЛП»,
по тел. +7 495 287 44 44 либо по электронной почте info@gblplaw.com

Контакты

По всем вопросам, связанным с публикациями, новостями и пресс-релизами, пожалуйста, обращайтесь:

Ксения Соболева

Руководитель направления по PR и коммуникациям

подписка

Получайте новости об изменениях в законодательстве с экспертными комментариями наших юристов и обзоры актуальных юридических вопросов в соответствии с теми областями права, которые представляют для вас интерес.